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浅析专利权保护范围及侵权判断原则的具体适用

发布时间:2014年10月9日 山东济南商业秘密律师  Tags: 专利权


左俊杰

专利权人在维权过程中常常遇到这样的困惑:明明觉得能赢的官司却输了,明明是侵权行为法院却没有认定。专利权人往往是这样理解被控侵权技术方案的:涉嫌侵权的技术方案与专利技术方案 相似,或其主要技术是专利技术,就认为自己的专利被侵权。但如何认定专利侵权本身是一件比较复杂的工作,因为这不仅要求法官对专利法律法规有准确的理解,还要对专利审查原则的有一定了解,另外需要专利权人或其代理人付出努力让法官能透彻地理解专利技术。笔者就专利侵权行为的判断提出一些粗浅的看法,与同仁共同探讨。
    一、专利权的保护范围
    判断专利侵权的前提是必须确定专利权的保护范围,世界上曾有两种具有代表性的学说,一种是以英美为代表的“周边限定制”,另一种是以德国为代表的“中心限定制”。
    所谓“周边限定制”,是指专利权的保护范围完全由权利要求的文字内容来确定,只有当被控侵权客体从文字上再现了权利要求中所记载的每一个必要技术特征时,才被认为落入该权利要求的保护范围,采用这类制度,对专利权利要求撰写水平的要求是相当高的。当然,按此模式,法院审理专利侵权案件也相对容易。
    所谓“中心限定制”,是指专利权利要求的作用主要体现在定义发明人在现有技术的基础上作出了何种贡献。其目的仅仅是供专利局和公众判断发明创造的新颖性和创造性。按此模式,专利申请人只须确保权利要求的内容能够反映其发明创造的精髓(即专利性)。相对的,权利要求的文字表达对认定是否侵权就不是至关重要了。法院在审理专利侵权案件时,通过对权利要求书、说明书及附图的内容来理解发明的构思,然后从整体上判断被控侵权行为是否成立。这样对法官的素质要求是很高的,不仅要掌握法律,而且还要熟悉专利的审查原则,另外还要具备一定的专业技术知识。
    “周边限定制”有利于确保专利权保护范围的法律确定性,却不利于为专利权人提供灵活有效的保护;“中心限定制”能确保专利的保护,但有可能限制公众的权利。我国在确定专利权保护范围上实际上采用的是“周边限定制”与“中心限定制”的折衷。
    《专利法》第56条规定:发明或者实用新型专利权的保护范围以权利要求书的内容为准,说明书和附图可以用于解释权利要求。第26条第4款规定:权利要求书应当以说明书为依据,说明要求专利保护的范围。《专利法实施细则》第21条第2款规定:独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案,记载解决技术问题的必要技术特征。其他国家专利法规都没有相应的规定,这是我国专利法的特色之一。《审查指南》这样规定“必要技术特征“的含义:必要技术特征是指,发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征,其总和足以构成发明或者实用新型的技术方案,使之区别于背景技术中所述的其他技术方案。”
    有了以上的规定,法院和专利行政部门在审理和处理专利侵权纠纷时就可以推定,凡是写入独立权利要求的技术特征都是必不可少的技术特征,并以此作为评判是否侵权的基础。
    权利要求分为独立权利要求和从属权利要求,从属权利要求是对独立权利要求进一步的限定。在专利权人不特别主张的情况下,推定以独立权利要求来确定专利权的保护范围。说明书和附图用于对独立权利要求的解释,如果解释有可能使保护范围扩大,那么这种解释不能超越《专利法》56条的规定,必须有充分依据,一般是在说明书中涵盖所要扩大的内容,或在说明书的具体实施例中体现。
独立权利要求当然是确定了最大的保护范围,笔者认为,专利权人也可以选择一项从属权利要求来起诉,在专利权人预感到其独立权利要求的保护范围过宽,有可能被宣告无效的情况下,如被控侵权的客体也落入其一项从属权利要求的保护范围,采取这种方法尤为重要。当然这是在对专利制度和专利技术熟悉情况下的一种诉讼技巧。
    以上是如何确定专利权的保护范围,下面来谈确认侵权的原则。
    二、与专利侵权有关各项原则的具体适用
    目前,各国基本上形成了一种共识,即专利侵权的判断应当分成相同侵权判断和等同侵权判断两个步骤。
    相同侵权又称为文字含义上的侵权,是指在被控侵权的产品或方法中能够找出专利要求中记载的每一个技术特征相同的对应特征。相同侵权使用的是全面覆盖原则,即被控侵权客体的技术包还了专利权利要求记载的全部必要技术特征,则落入专利权保护范围。这类侵权比较容易判断,包括以下几种情况:
    1)、与必要技术完全相同的侵权。是指被控侵权可体的技术特征与专利技术的必要技术特征完全相同。
    2)、被控侵权客体在专利技术的基础上增加了新的技术特征而构成的侵权。即被控侵权客体不仅包括了专利技术的全部必要技术特征,而且还增加了新的技术特征。这实际上相当于专利的一个从属权利要求,因包含了所有必要特征,也构成侵权。
    3)、专利独立权利要求记载的必要特征使用的是上位概念,而被控侵权客体的技术特征是下位概念时,构成侵权。比如上位概念是“金属”,下位概念是“铁”。
    相同侵权不成立,还须进一步判断等同侵权是否成立。反之,相同侵权成立时,则无需考虑等同侵权是否成立。当法官讨论等同侵权时,就表明已承认相同侵权不成立。相同侵权的判断是一种客观判断,法官可以直接得出结论。相比之下,等同侵权判断包含的主观因素是最难把握的。
    等同侵权原则实质上是一种能对权利要求的文字所表达的保护范围作出一定程度扩展的规则。专利权的保护也需要这样的规则,否则当侵权人作出的某种非实质性变动并实施这样的技术方案,而专利权人的利益难以维护的话,专利制度则形同虚设。最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第17条第2款规定:等同特征是与所记载的技术特征以基本相同的手段、实现基本相同的功能、达到基本相同的效果,并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能联想到的特征。
   但对以上规定理解起来容易,实践中操作起来复杂。笔者结合司法实践来谈谈等同原则的认定。
    1、多余指定原则基本不再适用
    多余指定原则是指专利侵权判断中,在解释专利独立权利要求和确定专利权保护范围时,将记载在专利独立权利要求中的明显附加特征(即多余特征)略去,仅以专利独立权利要求中的必要技术特征来确定专利权保护范围。典型的案例是周林频谱仪专利侵权一案。

一种观点认为,多余指定原则应当被禁止。按照《专利法实施细则》第2条第2款规定,独立权利要求应当包含技术方案的所有必要特征,这些必要技术特征的集合构成了保护的技术方案。而忽略独立权利要求记载的技术特征,实质上是认可或者重新批准了一项新的具有更大保护范围的权利要求。此时必然产生一个问题,即改变后的技术方案是否仍然符合专利权的标准。显然,这相当于由法院在专利侵权诉讼中代替专利局进行专利审查并授予专利权,是否有法律依据尚有疑问,更何况法院也不具有审查专利的经验和条件。

司法实践中,多余指定原则原来是慎用,现在已基本不再适用,主要是考虑专利保护范围的不确定,且损害公众的利益。专利权人在申请时范围缩小有利于授权,在维权时省略特征专利保护范围必然扩大,导致公众无所适从。笔者认为,多余指定原则应当慎重从严掌握,但应保留其适用空间,应当具体问题具体分析,在个案中确实有的技术特征对于专利所解决技术问题的技术方案无任何贡献,如果不适用多余指定原则,往往这个专利就是一个废专利。考虑到我国一部分专利申请的质量确实不高,但创新尚需鼓励的国情,多余指定原则目前不宜废止。
    但在专利侵权判断中不宜由法院或专利行政主管部门主动认定独立权利要求中的某一技术特征是多余特征。必要时应由专利权人提出请求,并由其陈述该特征是多余特征的理由,合理解释当时为何记载到独立权利要求中,当然仅仅以撰写水平有限为由是不足以获得支持的,必须在技术上有令人信服的解释。同时还应当给被控侵权人提供答辩和陈述意见的机会,必要时由专家鉴定。
    需要指出的是,美国曾建立了一种“整体等同”的理论,就是被控侵权客体缺少专利权利要求记载的一项或多项特征,但将被控侵权客体与专利整体相比较,如果总体功能效果基本相同,则可以认定等同侵权成立。显然这种理论对专利权人有利,并且好多人也是这样理解专利权保护的。但这种理论并未在我国得到适用。最高人民法院《关于审理专利侵权纠纷案件适用法律问题的若干规定》第17条第1款规定:“专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准,也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。”北京市高级人民法院2001年《专利侵权判定若干问题的意见》指出:适用等同原则判断侵权,仅适用于被控侵权物中的具体技术特征是否等同,而不适用于被控侵权物的整体技术方案与独立权利要求所限定的技术方案是否等同。
由此可见,我国法院判定等同侵权是严格以必要技术特征确定的范围为准。在这种制度下,专利权人及其代理人要注意:被控侵权客体与专利相比往往具有基本相同的功能和相似的技术方案,对权利要求中记载的必要技术特征不重视,只抓住“发明的精髓”要求认定侵权成立往往难以达到目的。专利侵权诉讼中的一些特殊性是需要被重视的。
    2、对等同的理解和把握
    专利权人在诉讼中败诉,往往是两方面的原因,一方面是专利的权利要求写的太差,技术被公开后无法有效防止侵权。另一方面则可能是缺乏专利诉讼的经验和技巧。法官审理这类案件是要审查被控侵权客体是否完全落入独立权利要求的保护范围,一般情况下被控侵权产品或技术虽与专利相似但不一定完全落入权利要求的文字表达范围,尤其是复杂的专利,必要特征多、表达复杂且技术性强。如果专利权人阐述的理由难以得到法官的认同,很难获得支持。这就需要专利权人及其代理人充分解释技术问题并举证说明以下问题:
   1)结合说明书解释独立权利要求的技术方案,要让法官理解专利技术方案所解决的技术目的,即一切必要特征是围绕该目的产生的。
   2)对解决该技术目的的必要技术特征进一步解释,即该必要技术是怎样来解决技术目的的。让人了解该技术特征的必要性、重要性。
   3)让人明白被控侵权课题虽与独立权利要求表达不尽一致,但实际是等同的。直接的等同替换好理解,比如“铆钉”换“螺钉”,而实践中的好多情况下是比较复杂的。
   比如独立权利要求中有一个必要特征,被控侵权客体中却没有直接表现,怎么办呢这时候就要注意被控侵权客体的两个或两个以上的不同特征或部件组合在一起能否实现独立权利要求中该必要特征的基本功能。如果能,且是普通技术人员无需创造性就能联想到的方法,则也构成等同侵权。同样,独立权利要求的几个必要技术特征被被控侵权客体的一个特征或部件所代替,是否构成等同也依据这样的规则判断。
    最忌讳的就是专利权人反复从整体上强调两个技术方案实际上是相同或相似的,发明构思是一致的,而不是抓住重点在必要特征与被控侵权客体对应的技术特征中找出等同。前面说过,在我国现有的专利制度下,“整体等同”最多只能作为参考,不是判断的原则。法官虽对法律熟悉,但有时对技术的认识是有局限性的,上述例子中如果专利权人不能充分说明必要技术特征与被控侵权客体对应特征等同的理由,在法官看来,极易认为被控侵权客体没有落入权利要求保护的范围,从而得出等同侵权不成立的结论。因此,只有熟悉专利侵权诉讼的一些特点和规则,掌握其不同于其他诉讼的专业技巧,才能取得更好的效果。
    三、适当运用禁止反悔原则
    禁止反悔原则的概念,是指在专利申请的审批过程中,专利权人为确定其专利具备新颖性和创造性,通过意见陈述或者修改专利文件的方式,对专利权人要求的保护范围作了限制承诺或者部分地放弃了保护,并因此获得了专利权,而在专利侵权诉讼中,法院适用等同原则确定专利权的保护范围时,应当禁止专利权人将已被限制、排除或者已经放弃的内容重新纳入专利权的保护范围。
    禁止反悔原则旨在防止专利权人出尔反尔,因为这些意见陈述或修改是专利权人为了使技术方案符合专利的三性而对专利保护范围的某种限制。禁止反悔原则实际上是对等同原则适用的限制,两者的作用是相反的。在相同侵权成立时无需考虑禁止反悔原则。该原则已在我国司法实践中得到了广泛的应用。
    禁止反悔原则既可由被告提出,也可由人民法院依职权主动适用,因为禁止反悔原则不仅是一种抗辩手段,而且是一种对权利要求进行解释的规则,即对授权权利要求的解释应当参照审批过程中被取消或者被驳回的权利要求,确保授权权利要求的保护范围不得覆盖专利审批过程中已经被放弃的内容。为防止专利权人不适当地扩大专利权的保护范围,我们还可以参考专利申请、审批过程中申请人的意图,查阅补正书、通知书、异议书和意见陈述等申请人在申请过程中向国家知识产权局递交的材料,这些都是可以作为对专利权保护范围进行限定解释的依据。
    四、公知技术的抗辩原则
    公知技术包括自由公知技术和非自由公知技术。自由公知技术是指在专利权的申请日(或优先权日)之前在国内外出版物上公开发表,在国内公开使用或者以其他方式为公众所知的所有技术。非自由公知技术是指虽然已公知但处于不同于起诉专利权人的另一专利权人的有效专利权控制下的公知技术。
    公自由知技术的抗辩是指在专利侵权诉讼中,当被控侵权人以自己实施的是自由公知技术或专利权人的专利是自由公知技术不应当获得专利权作出不侵权抗辩,法院或专利行政部门经审查认为该抗辩成立时,可以径直认定不构成侵权。无须等待宣告专利权无效程序的审查和审理结果。
    对被控侵权人能否援引“非自由公知技术”进行抗辩,对此尚有不同的看法。其中一种观点认为在非自由公知技术的情况下,被控侵权人仍可进行公知技术抗辩。当然被引用技术方案的专利权人是否追究被控侵权人的侵权责任是另一个法律关系了。笔者同意此观点。
    司法实践中遇到的常常是自由公知技术抗辩,被控侵权人及其代理人在适用该抗辩原则时需注意以下问题:
    1)只有当事人提出自由公知技术抗辩,法院才予以考虑。被控侵权人须主动举证其产品或方法与某一自由公知技术相同或相似。
    2)被控侵权人在运用自由公知技术进行抗辩时,所引用的自由公知技术必须是一份单独的技术文件,而不能是多份文件或技术方案的组合而成的公知技术,且被控侵权人举证的自由公知技术本身应当是一个完整的技术方案。对被控侵权人通过举证证明专利权人的产品或方法的某个技术特征是自由公知技术来抗辩的,不予以支持。
    3)判断自由公知技术抗辩是否成立,并不是来判断被控侵权产品或方法更接近专利技术还是更接近自由公知技术。如果以此作为判断规则,那么对一些中间技术方案的判断是比较困难的,很难说它们接近专利技术还是自由公知技术。
有一种观点认为,当被控侵权人提出该抗辩时,法院应当只判断被控技术方案是否与其举证的一项公知技术相同或与之十分相似,而不是判断“更靠近谁”。只要被控技术方案与一项公知技术相同或十分接近,就能直接得出侵权不成立的结论。此时,被控侵权产品或方法是否也与专利技术相同或接近则无关紧要。因为采用这种判断方式能使自由公知技术抗辩原则适用起来更有法律确定性。笔者认同该观点。
    以上是笔者对专利侵权诉讼纠纷中专利权保护范围及侵权认定有关原则的一些认识和意见,供大家参考。



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