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专利无效宣告程序中运用证据的策略

发布时间:2014年10月9日 山东济南商业秘密律师  Tags: 请求,举证,专利无效,专利复审委员会,专利

专利无效宣告程序中运用证据的策略

左俊杰

专利宣告无效相当于准司法行为,其对证据的要求与民事诉讼有类似的地方,又有明显的区别。专利无效宣告程序不但有类似民事诉讼中对程序的严格要求,又有比诉讼程序更复杂的专业要求,尤其是体现在证据的运用上,笔者结合实务谈谈在专利宣告无效程序中运用证据的策略。

一、举证原则

举证责任的分配也遵循“谁主张谁举证”的一般原则,当事人对自己主张的无效请求所依据的事实或者反驳对方无效宣告请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。

没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的,由负有举证责任的当事人承担不利的后果。

作为有诉讼经验的律师,对举证义务承担和举证责任分配的理解一般是比较到位的,对证据证明力的强弱、证据链是否完整能及时作出预判。还比如对证据优势原则、证据证明事实的盖然性原则的运用是其他专业人员所不及的,虽然这些证据原则在专利无效程序中的适用没有被明确规定,但在实践中早已运用,《审查指南》也规定可参考民事诉讼对证据的规定。因此在结合无效理由组织证据或针对对方证据的反驳上律师具有一定的优势,当然,前提是律师必须懂专利,懂专利无效程序的特殊性,懂专利无效的精髓—尤其是专利新颖性、创造性及专利申请文件公开程度等方面的知识,因此同时具备专利代理人资格的律师在专利宣告无效程序中应该有更大的作为。

二、证据的提交

专利宣告无效程序中对证据的提交有特殊的要求,一是无效宣告请求受理时对证据的要求,二是无效请求受理后对证据提交的要求,三是对逾。

1、无效请求受理时对证据的要求

按照《专利法实施细则》第六十四条第一款的规定,请求宣告专利无效或者部分无效的,应当在向专利复审委员会提交无效请求书的同时提交相应的证据,并结合提交的证据具体说明无效宣告请求的理由,并指明每项理由所依据的证据。

《审查指南》第四部分第三章3.3的规定,“请求人未具体说明无效宣告理由的,或者提交有证据但未结合提交的所有证据具体说明无效宣告理由的,或者未指明每项理由所依据的证据的,其无效宣告请求不予受理。”

以上规定显示,专利无效请求受理时对证据的要求显然有别于民事诉讼法和行政诉讼法对立案证据的要求。

《审查指南》第四部分第三章第4.1节明确指出合议组通常仅针对请求人提出的无效宣告请求的范围、理由和提交的证据进行审查。由此可见,在无效宣告程序中,证据不仅是程序能否启动的形式要件,更是无效宣告请求能否取得成功的关键。

2、无效请求受理后对补充证据提交的举证期限

在专利无效程序中,举证期限有重要的意义,超过举证期限举证一旦未被专利复审委员会考虑,往往会成为影响本次无效程序胜败的决定因素。

2.1、申请人的举证

《审查指南》第四部分第三章第4.3.1的规定:(1)、请求人在提出无效宣告请求之日起一个月内补充证据的,应当在该期限内结合该证据具体说明相关的无效宣告理由,否则,专利复审委员会不予考虑。(2)、请求人在提出无效宣告请求之日起一个月后补充证据的,专利复审委员会一般不予考虑,但下列情形除外:(ⅰ)针对专利权人以合并方式修改的权利要求或者提交的反证,请求人在专利复审委员会指定的期限内补充证据,并在该期限内结合该证据具体说明相关无效宣告理由的;(ⅱ)在口头审理辩论终结前提交技术词典、技术手册和教科书等所属技术领域中的公知常识性证据或者用于完善证据法定形式的公证书、原件等证据,并在该期限内结合证据具体说明相关无效理由的。(3)请求人提交的证据是外文的,提交其中文译文的期限适用该证据的举证期限。

2.2、专利权人的举证

《审查指南》第四部分第三章第4.3.2规定:“专利权人应当在专利复审委员会指定的答复期限内提交证据,但对于技术词典、技术手册和教科书等所属技术领域中的公知常识性证据或者用于完善证据法定形式的公证书、原件等证据,可以在口头审理辩论终结前补充。

专利权人提交或者补充证据的,应当在上述期限内对提交后者补充的证据具体说明。

专利权人提交的证据是外文的,提交其中中文译文的期限适用该证据的举证期限。

专利权人提交或者补充证据不符合上述期限规定或者未在上述期限内对所提交或者补充的证据具体说明的,专利复审委员会不予考虑。”

从《审查指南》的上述规定我们发现,专利无效对证据要求明显区别于民事诉讼或行政诉讼程序是:在规定举证期限的同时还必须对所提交的证据进行具体的说明,按照国家知识产权局条法司编辑的《新专利法详解》一书中第420-421页中的解释,是指:一方面请求人应该指明所提供的每一项证据的目的,也就是该证据是用来说明什么问题的;另一方面,请求人对其主张的每一项宣告专利权无效的理由在需要有证据支持时,例如不具备新颖性等,均应该有起码的证据予以支持。请求人不应提交对其请求来说没有任何意义的证据,也不应提出没有依据的无效主张。换言之,请求人要将所提交的证据与无效宣告的理由一一对应,专利权人要根据证据具体说明其符合专利授予条件的理由。否则,专利复审委员会可不予考虑。而在诉讼程序中,我们只要在举证期限内提交证据就行了,不一定非要说明具体的理由,可以留待在庭审中根据案情的要求具体阐明提交证据的证明目的,显然,专利无效宣告程序对证据提交的要求更严格。

3、对于逾期证据的提交

《专利法实施细则》第六十六条规定“逾期增加理由或补充证据的,专利复审委员会可以不予考虑”。“可以”不予考虑,并非一概不予考虑,也就是说,法律上仍存在专利复审委员会“可以予以考虑”的裁量权,并没有把路堵死。该条规定的可以理解为:对于请求人逾期“增加理由或者补充证据”,则“不予考虑”体现的是一般原则,而“可以考虑”是例外原则。但何时“可以考虑”法律和行政法规都未明确,这就给专利复审委员会如何对专利法实施细则第66条进行解释留下空间。如果从宽掌握,则容易引发请求人搞证据突然袭击,致使专利权人在口头审理中仓促应战,影响审理质量并对专利权人不公。但从专利无效宣告程序的口头审理实践看,复审委一般不允许逾期增加理由和补充证据。

因此对专利无效宣告的请求人来说,证据应当在提出无效宣告申请之时或无效宣告受理之日起的一个月内补充证据。笔者建议在尽量在提出申请时结合无效理由一并提交所有证据。在案件受理后虽然一个月内仍可提交证据,但依据《审查指南》的规定,每提交一次证据,复审委要转给专利权人一次,而且每次都给专利权人一个月的意见陈述期,复审委在专利权人的意见陈述期满后才能定口头审理时间,这样无效宣告的审理期限就延长了不少。

三、证据的运用与质证策略

1、所提交的证据应能支持所主张无效理由。

《专利法实施细则》虽然要求请求人应在提出无效请求一个月内增加无效理由,但对于无效理由增加或变更的限制没有对证据提交时间限制的那么严格,如“对明显与提交的证据不相对应的无效宣告理由进行变更的”,《审查指南》规定即使超过一个月也可以被允许,而且还规定:“请求人提出的无效宣告理由明显与其提交的证据不相对应的,专利复审委员会可以告知其有关法律规定的含义,并允许其变更为相对应的无效宣告理由。”

因此,请求人在提交全部证据后,在口头审理时可以依据上述规定可以变更无效理由。就是说,自无效请求日超过一个月的,即便证据不宜再提交,但无效理由还有调整的空间。这就要求请求人在准备证据的时候就应有远见,证据应当全面,尤其在现有无效请求理由不是非常有把握的情况下,应有调整无效理由的准备。

但当庭变更无效理由毕竟对专利权人来说是不公平的,使其没有充分的时间去准备,只能仓促应对,更无机会提交反证,一直以来被许多业内人士所质疑和反对。因此,笔者建议如果请求人变更无效理由被准许的情况下,《审查指南》也应比照民事诉讼中诉讼请求变更的规定,给予专利权人答辩和准备的时间。

2、证据能够形成完整的证据链条

比如,请求人提交了一产品的实物,用于证明该产品早已在在实用新型专利申请日之就已在市场上销售,用来破会实用新型专利的新颖性。显然,该证据是孤证,请求人还必须做到:

(1)、要有销售发票、买卖合同或证人证言等其他形式的证据证明该实物产品的销售时间;

(2)、而且要证明销售发票、买卖合同中载明的买卖标的就是所提交的实物产品,比如发票或合同中载明的型号、规格与实物产品是一致的。

如果中间的一个环节出现问题,则无法形成完整的证据链,不能达到证明目的。

又比如,请求人将一份印有日期的广告宣传彩页作为证据,证明他人已在申请人之前销售了专利产品,专利不具有新颖性。许多人将这样的证据很看重,认为这是很直接的证据,殊不知如果不完善证据链,该证据将很难被采信。请求人还应当有证据证明其证据的来源,即证明确系他人当时所为,如证明不了来源的合法,就排除不了请求人伪造证据的可能性,该证据将不能被采信使用。

在证明专利无创造性的时候,请求人需要证明的第一个问题是所提的证据是现有技术,而且还需要该证据本身或结合其他证据能证明该证据来源合法、出处明确、产生的时间在申请日之前,能处于能够为公众获得的状态,否则不足以证明是现有技术。进而需要证明区别技术特征是非显而易见的,即与现有技术一致或现有技术给出了运用区别特征解决技术问题的启示。可以说,需要证明的每一个问题一般都由多份证据结合形成证据链。

因此,完善证据链的工作很重要,需要对法律的深刻理解和丰富的庭审经验,只有专业的专利的法律工作者才能胜任。(上

 



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