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代理型材外观设计专利侵权上诉案成功逆转

发布时间:2016年9月25日 山东济南商业秘密律师  Tags: 山东济南知识产权律师 专利侵权

代理型材外观设计专利侵权上诉案成功逆转

   原告享有“上挂式上滑型材”的外观设计专利,原告经过公证保全取证后,将一销售侵权产品的经销商诉至济南中级人民法院,一审判决认为涉案专利的型材截面设计主要是功能性限定设计,以“一般消费者只关注利用截面制成完成产品的设计要求,主要对应使用功能,不关注截面图本身美感”为由驳回了原告的诉讼请求。一审的判决相当于以功能性限定的设计为由否定了原告型材的外观设计专利权,对于原告日后类似专利的维权极其不利,左俊杰律师接受专利权人的委托代理二审上诉。左俊杰律师认为涉案外观设计虽有部分功能性设计,但其余设计的变化对整体的视觉效果有明显的影响,涉案外观设计不属于功能性限定的设计。最终二审山东省高级人民法院采纳了左俊杰律师的意见,二审改判被告侵权成立。

    附二审代理意见

 

二审代理意见

                   

审判长、审判员:

    山东齐鲁律师事务所接受上诉人山东某铝业有限公司的委托,指派本人作为其上诉代理人,经法庭调查,本案的事实已清楚,上诉人在上诉答辩的基础上,发表如下代理意见:

一、被控侵权产品与涉案专利设计基本相同。

    1  被上诉人辩称有五处不同之处分别是:

    1.1、被控侵权产品中间立板位于卡槽中间偏左位置,专利设计位于卡槽中间;  

    1.2、被控侵权产品上部玻璃卡板位于左部钩状压线卡槽上部偏左的位置,专利设计位于左部钩状压线卡槽左侧。

    1.3、涉案专利设计玻璃挡板上有花纹,被控产品没有。

    1.4、被控侵权产品装饰板外侧花纹是五条,涉案专利是三条。

    1.5、被控侵权产品上支撑板右侧的螺丝孔与卡槽的右侧贴近,涉案专利右侧螺丝孔与卡槽没有贴近。

对于区别1.3,被控侵权产品显示玻璃卡板有花纹,与涉案专利设计无实质区别,被上诉人辩称的这一区别与事实不符。

本着整体观察、综合判断的原则,上诉人认为其余四处的区别是细微的差别。根据2010年版的《审查指南》第五章第四节规定,一般消费者对相近种类的外观设计有常识性了解,并且一般消费者对外观设计产品之间在形状、图案以及色彩的差别具有一定的分辨力,但不会注意到产品的形状、图案及色彩的微小变化。上述差别仅是细微的变化,对于整体的视觉效果没有影响。

2  上述细微区别对使用功能没有任何影响,庭审中被上诉人也确认上述区别未带来功能上的任何变化,消费者在使用中自然不会特别关注上述区别。上述细微的区别没有形成实质性差异。

3、需要指出的是,涉案专利设计是上诉人自行研发不同于市场上其他型材的新设计,与现有设计完全不同。被上诉人的产品与涉案专利高度相似,其目的显然是为了攀附、模仿上诉人专利设计,给消费者造成混淆,有主观的恶意。

依据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条第一款规定:“人民法院认定外观设计是否相同或者相近似时,应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征,以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。”涉案专利设计的截面图是消费者在购买时容易被直接观察到的部位,消费者会根据截面图的形状选择需要的型材。因此截面图通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响。被控侵权产品与涉案专利设计的截面图形状也基本相同。

消费者在购买型材产品时,造型如花造型的滑道,两侧的装饰板、中间下立板、中间上立板、中间横支撑板的形状是容易被消费者观察注意的部位,被控侵权产品的这些设计特征与涉案专利完全相同。

将被控侵权产品与涉案专利设计进行对比,二者的的外观基本相同,细微的差别对整体视觉效果没有影响,整体视觉效果基本没有差异,至少构成相似。

二、没有证据证明涉案专利设计是纯功能性决定的形状,不能证明是实现功能的不可选择性和唯一性的设计。一审判决主观臆断的认定不成立。

一审认定“一般消费者只关注利用截面制成完成产品的设计要求,主要对应使用功能,不关注截面图本身美感的认定是错误的。”一审认定截面图主要对应产品的使用功能,其实是认定截面图是功能性唯一限定的设计特征。一审判决并没有指明涉案专利设计哪些是功能唯一限定的技术特征,也没有说明涉案专利设计形状为何是纯功能性的设计,在没有证据及理由的情况下,一审判决将涉案外观专利设计的的所有设计特征全部认定为功能唯一限定的特征,进而将涉案专利排出在专利法保护范围之外,没有任何事实和法律支撑。

三、上诉人的证据证明涉案专利设计不构成功能唯一限定的设计。

外观设计专利是形状、图案或形状、图案与色彩结合的工业产品新设计。因此许多产品的外观设计同时具有功能性特征和装饰性特征,《审查指南》及司法解释规定功能性唯一限定的设计特征对整体视觉效果的影响可不予考虑,但不能无限放大考虑功能性设计特征的影响而忽略装饰性的设计特征,更不能轻易认定为主要功能性限定的设计特征并将其排出在专利法保护的范围之外。以雨伞为例,所有的雨伞功能都是一样的,但实现这种同样的功能可以通过不同形状的外观设计来实现。同理就本案而言,上诉人提供的以下五份证据可以证明实现同样功能可以有不同的设计形状,各个设计特征都可以是变化的。涉案专利设计不是纯功能性设计:

1、涉案专利设计本身就有两种设计方案,详见专利设计的设计1与设计2,设计1与设计2的区别在于下立板,设计1有两个下立板,两个并排的下立板之间有一定距离,中间形成一个长方形空腔,设计2是1个下立板,下立板的作用都一样,都是为了连接并支撑下面的滑道。在具有相同功能的情况下,两个下立板与一个下立板设计特征的区别导致整体外观出现了不同的美感变化,形成不同的视觉效果,设计1的两个下立板形成空腔与设计2的一个下立板显然有装饰性设计特征的区别,这显然不是产品功能所唯一决定的设计特征。

    另外,设计1、设计2中间的螺丝孔的位置也可变化,一个在支撑板的中间,一个在支撑板之上。这也是装饰性特征的变化。

2、被上诉人在一审中提交的作为现有设计证据的ZL201030199671.8专利,一审判决也认定“与涉案专利相比,该专利的设计两侧装饰板明显比涉案专利设计短”,涉案专利设计两侧装饰板长,从立体图的角度,从侧面是看不到内部滑道的。ZL201030199671.8专利两侧装饰板短,从侧面可看到内部的滑道,从立体图看,看到滑道与看不到滑道的视觉效果是完全不同的,因此两侧装饰板的长短导致视觉效果有很大的不同,装饰板的长短变化是装饰性特征,也不是功能唯一限定的设计特征。一审已认识到了涉案专利有装饰板长短变化的装饰特征,仍然认定截面图是纯功能性设计显然也是前后矛盾的。

3、标记为018页的设计形状中,中间上立板是可以没有的。中间的横向支撑板在螺丝孔的左右两侧可以不再一条线上,可以是上下结构。下面的滑道可以设计为只有一边有滑道。

4、标记为005页的设计形状中,两侧的装饰板可以短到几乎没有;中间支撑板是对称的两个之字形状,与涉案专利的在一条直线上的两段支撑板完全不同;下面滑道的造型是扁平状且外侧有一个弧形,而涉案专利设计的滑道较高且外侧有两个弧形,如同花状,美感不同。

5、标记为022页的设计形状中,最上面横支撑板的造型也可以变化。螺丝孔的布局可以变化。

上述多个设计方案表明,涉案专利设计的每个设计特征都可有诸多的变化,组合实现相同的功能。如两侧装饰板的长短、下立板的数量和造型、滑道的形状、中间横支撑板的形状及位置变化、中间上立板的有无等,上述设计特征的可变化都不是功能唯一限定的设计特征。

对于型材这类产品而言,横断面(即截面图)的设计空间是比较大的,上述这些可变化的设计特征并不是由该类产品的功能所唯一决定的,故在判断该类产品是否相同或者相近似时,对于上述的具体设计变化应予以考虑。一审判决没有考虑上述具体设计特征的变化,直接将将涉案专利定性为功能性唯一限定的设计,是明显的错误。

    四、《审查指南》第四部分第四章6.1中明确指出:

     (2)当产品上某些设计被证明是该类产品的惯常设计(如易拉罐产品的圆柱形状设计)时,其余设计的变化通常对整体视觉效果更具有显著的影响。例如,在型材的横断面周边构成惯常的矩形的情况下,型材横断面其余部分的变化通常更具有显著的影响。

  这说明型材作为外观设计的保护客体是受法律保护的。如按一审判决,上诉人所有类似型材的外观设计专利都是功能性的设计,上诉人获得的众多外观设计专利就都没有意义了。

五、关于赔偿数额

因涉案产品是建材工业产品,消费者一般是大宗购买,一次购买的产品数量及价值都较大,不同于日常消费品。公证书已显示被上诉人是按每公斤20元,即每吨20000元出售。考虑到被上诉人是专门经营型材且从公证照片显示的可观库存,上诉人要求支付6万元的赔偿并不高。

    综上,一审判决在事实认定及适用法律上均由错误,请贵院查明事实并改判。

 

以上意见请合议庭参考。

                                    代理人:左俊杰

                                 山东齐鲁律师事务所律师

                                 



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